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2011 07-12

国际商标注册马德里体系概述及法律热点问题剖析(上)

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本人有幸于今年一月中被设立在瑞士日内瓦的世界常识产权组织(WIPO)聘请参与一项研究讨论修改马德里体系国际商标注册相关国际条约法律文本的研究课题,为期三个月。在过去的一个多月时间内,本人充分利用WIPO提供的庞大的内网和外网的资料库和数据库,同时利用地利的优势,与WIPO相关部门的多位法律专家,特别是一些极为资深的人士(有些已在WIPO工作长达二十年以上,其中很多专家都直接参与修改相关法律条文的工作,甚至现在看到的很多修改过的条文都是直接出于他们的手笔)进行过多次反复详尽的讨论,从中了解了一些最新的或以前知道不多或不尽详尽的情况,现在利用这个机会为从事相关法律服务的同仁或关注马德里体系发展的用户做一个简单的先容和分析。由于篇幅所限,本文分上下两部分。第一部分主要先容马德里体系最新发展情况。第二部分则挑选几个有重大影响的法律热点问题加以分析和讨论。
 
  1. 背景先容
【商标国际注册马德里协定】 (以下简称“马德里协定”或“协定”),是1891年4月14日签订于西班牙的马德里并于次年生效。它先后被修改或修订过七次(至今为止最后一次是在1979年9月28号)。【商标国际注册马德里议定书】 (以下简称“马德里议定书”或“议定书”),则是于1989年6月27号于西班牙的马德里获得通过并于1996年4月1号生效。(该议定书至今被修订过两次,最后一次是2007年11月12号)。大家通常指的马德里体系或马德里联盟就是指的所有分别参加协定书和议定书或同时参加两者的国家或地区组织的成员国。这两个国际条约是由设在瑞士日内瓦的世界常识产权组织(WIPO)管理和运作的多边国际条约。当然,WIPO在实际管理及运作商标国际注册过程中,除了上述两个主要国际条约外,还有于2009年9月1号生效的“共同实施细则”及于2008年1月1号生效的“行政指引”。当议定书在1989年被马德里联盟通过时,当时只有27个成员国。截止到2011年1月,马德里同盟共有85个成员国(含地区组织)[1],其中既参加协定书又参加议定书的成员国有54个。纯议定书成员国为29个。纯协定书成员只有2个。[2]我国在1989年和1995年分别加入马德里协定和马德里议定书。
众所周知,商标国际注册马德里体系是建立一个国际商标注册的制度和体系,允许商标申请人(可以是商标所有人、其代理人或企业)根据该商标在原属国的基础注册或基础申请并通过其在原属国的商标注册机构递交给世界常识产权组织国际局并通过其提供的中转服务完成在世界其它缔约国同时申请注册的过程。[3]这一体系设立的初衷和目的是为了使商标权利人简化商标国际注册的程序和降低国际注册成本,在相对短的时间内,在所需国家或地区获取商标注册保护。达到以一点同时波及多点的效率和效果。另外相应的后续服务要求如追加领土延伸,商标续展的日期统一和相应的展期费用的节省也是其明显的特点。因此,相对于直接去各个国家单独逐一提出国际商标注册,不仅手续简便,节省时间,费用相对低廉,为很多企业,特别是中小企业获取多国商标国际注册提供了可能和捷径,同时由于不必单独在不同的国家聘用当地律师提供专业服务,可以免去大量的翻译和公证费用,因而可以降低在商标国际注册的所需的成本。马德里协定国之间自19世纪末实行该系统100多年以来,在很多欧洲成员国家如奥地利、法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙等运行的非常通畅和成功。[4]
 
由于种种原因,很多普通法系国家(以美国为代表),和北欧的大多斯堪的纳维亚国家及大部分亚洲国家(以日本为代表)都长期徘徊在马德里体系之外。究其主要原因,一是马德里协议对成员国附加很多先决条件,如要求拟申请国际注册的该商标必须在母国事先获得注册为前提,这与一些国家的商标注册立法有冲突(如有的国家允许使用在先原则)。同时,马德里协定要求法语为唯一的注册语言也使得很多母语为英语的国家却而止步。由于国际上很多经济实力强大、商业活动旺盛或有影响力的国家(如美、英、澳大利亚、日本等)并未加入到马德里联盟中,使得当时的马德里联盟缺乏广泛的代表性,更显而易见的是使用该联盟服务进行国际商标注册的国家变得非常有限。鉴于此种情况,WIPO开始寻求合理的解决方案,一方面即要顾及当时联盟成员的利益,同时也要解决如何消除这些非联盟成员国加入联盟的法律障碍问题。显然,通过修改现行马德里协定主要条款的方式不切实际。因为其中涉及的关键法律问题都是支撑该协定的基石(下面会专门论述),如加以取消或对其进行实质性修改将从根本上取消协定存在的价值,这显然不会得到当时联盟成员的支撑和认可。因此,WIPO在80年代开始与美国和其它主要非成员国进行谈判,探讨以适当修改马德里协定并以附加一份马德里议定书的方式,消除这些国家加入联盟的障碍。经过若干年的谈判,终于在1989年6月将马德里议定书的最后法律文本定稿并通过,并使其于1996年4月1号正式生效。该议定书重大特点之一是消除了有关国家需要大幅度修改国内法的弊端,为包括美国在内的有关国家加入联盟铺平了道路。从1989年议定书被通过到4年后的1993年,美国国会才通过【马德里议定书实施法案】。又经过近10年的辩论和争议,该议案才最终于2003年11月在美国生效。[5]英国于1995年12月1号成为议定书成员国。日本和澳大利亚于2000年3月14号和2001年7月11号分别加入。
 
  1. 马德里协定书和马德里议定书的差异
本人根据WIPO国际商标注册马德里联盟法律工作组提供的信息和其它资料,将马德里协定书和马德里议定书的差异之处分析如下:
 
     1)  申请国际注册的前提:基础注册和基础申请;
 
这是马德里协定和马德里议定书的实质性区别之一,这也是当时把美英日等国家拒之马德里联盟门外的主要原因之一。根据马德里协议,商标申请人只有已在原属国负责本国商标注册局(“原属局”)获得注册的商标才能作为申请同一商标国际注册的基础和前提。这一规定在当时马德里联盟成员国之间运行的没有障碍。原因之一是这些国家对领土延伸商标注册审批相对宽松,如一些国家对相关商标申请是否涉及以前第三人权益不做审查,(如德国、奥地利和意大利),有些国家甚至不做实质性审查,如90年代前的法国等。但这对于美国、英国,及亚洲的日本等国家,都对商标注册申请实行相对严格的审查程序。假如这些国家一旦加入这一协定并受之约束的话,将在时间上不利于通过这些国家递交国际申请的商标权利人得到及时有效的商标国际保护。原因很简单,这些商标权利人要先在本国获得所在国商标注册的时间要远远长于当时马德里联盟现有成员国在其国家获得商标注册的时间。鉴于此,马德里议定书则将国际注册的前提改为其在母国的国内基础注册或基础申请。[6]这实际上等于开了一个口子,申请人不必等到商标在其原属局注册成功后,而只要有基础申请就可以提交马德里商标国际注册申请。在中国,申请人在拿到商标局发出的商标注册申请受理通知书后,就可以提交国际注册申请,指定受马德里议定书约束的缔约方。
 
2)被指定缔约方对延伸国际商标注册驳回的期限问题
 
这也是马德里协定和议定书的主要区别之一。被指定缔约方依职权的驳回,是指被指定缔约方主管商标注册机关根据该国法律经实质审查,认为领土延伸申请违反了该被指定缔约方有关的法律规定,因此对该领土延伸申请的商标做出的不予保护的决定。驳回包括全部驳回和部分驳回。国际注册申请的驳回期限因适用马德里协定或马德里议定书而可能有所不同。对于适用马德里协定的国际注册申请,被指定缔约方行使驳回权利的期限为12个月;[7]适用马德里议定书的国际注册申请,被指定缔约方行使驳回权利的期限可能为12个月,也可能为18个月,甚至更长(见注8)。可见马德里议定书在此问题上留给议定书成员国更多灵活性,其主要原因也是上面提到的,即很多国家对商标注册审查相对严格,因此在审查时间上也相对较长。若被指定缔约方希翼享有18个月的驳回期限,则需要向国际局提交正式的声明,声明12个月的驳回期限由18个月代替。[8] 事实上很多成员国在加入议定书时都作出选择18个月驳回期限的声明,如美国、日本,包括中国在内。如果在马德里协定和马德里议定书规定的12个月或者18个月内,被指定缔约方未能及时行使驳回权利,则不论国际注册申请是否违反了被指定缔约方的法律规定,都将自动在被指定缔约方获得保护。这里采取的是所谓的默许原则,即“没有消息是最好的消息”。但这一点在今年伊始也发生了变化。根据2009年9月1号修改后生效的“共同纲领”第40条(5)规定,自2011年1月1号开始,马德里同盟成员国应根据议定书第18款(1)向已通过在其国家领土延伸国际商标注册成功的申请人出具商标注册的证明。[9]这是一个很大的改进,解决了很多成员国多年反映的商标权利人面临的困境:即根据默许原则,其通过马德里系统申请的国际商标是否在其它成员国成功注册的具有不确定性因素。这也是导致一些商标权利人宁可去每个国家逐一申请而不通过马德里系统申请的原因之一。
 
3)标准规费与单独规费
 
这是马德里协定和议定书另外一个有所不同的地方。
 
坦率讲,由于历史原因,马德里协定关于商标国际注册收费体系要相对简单、经济和容易计算。[10]这主要体现在要求被缔约方延伸保护申请商标注册标准规费上。[11]这主要由于马德里协定成员国为了鼓励成员之间优先使用国际协议而设立的相对较低的标准费用(一般较同一商标在国内直接注册要优惠10%左右)。因此,有些成员国在领土延伸申请审查方面似乎不如国内申请审查严格。有些成员国在处理领土延伸申请时甚至在异议期内不在本国公示拟注册商标信息,因为他们认为标准附加费并不包括此项费用,也不包括翻译成本国语言的费用。因此,一些国家只能根据WIPO 【The Gazette】上提供的信息提供给可能对该商标提出异议的相关方。[12]
 
而任何一个加入马德里议定书的国家,在其加入时可以声明,对指定该国的领土延伸保护申请可以收取单独规费而不是标准规费。[13]这显然是为了吸引更多国家,特别是美国、英国、澳大利亚和日本等国家加入马德里联盟而作出的让步。因为这些国家对商标注册标准审查相对要严格的多,特别是美国。如美国专利商标局(USPTO)对某一商标所要代表的产品和服务的范围界定要求非常严格。又如USPTO要求商标申请人必须证明其已经使用了某个商标或者有善意的意图将该商标投入商业使用的计划,而这一要求在马德里联盟的其它很多国家并不存在。因此,在不可能简化注册审查标准的前提下,如按照标准规费收费则肯定得不偿失。因此,这些国家要求用单独收费方式以取代标准规费收费方式。当然,单独规费的确定也不是随意的,而是有其严格的确定和变动标准的。[14]
 
4)议定书第九款之六:协定书保护性条款:“Safeguard Clause”.[15]
 
在讨论起草议定书的过程中为什么加上这条有约束力的法律条款是有历史背景的。当时由于大势所趋,必须改革现有法律体系,以吸引更多的尚游离在马德里联盟体系外的国家(特别是美国)加入该体系,在讨论拟定马德里议定书条文过程中,按照美国学者的说法是由于当时的一些成员国担心新成员的加入可能会影响或改变现有体系成员国之间运行的被认为还算很成功的模式,因此在议定书第9款之6处加上了一个保护性条款。[16]但我个人的意见则认为是由于当时议定书的起草者们对议定书是否能取得预期成功效果尚未有十足把握而采取的一个权宜之计。这也是为什么该条款预留了个条件,即在满足一定条件下,马德里联盟成员(只包含同属协定和议定书的成员国)有权根据一定程序讨论修改或删除该条款。可以看出这是议定书设计者们想出的用心良苦的一个进退自如的两全齐美的办法:如议定书实施的不成功,即真正参加的的缔约国达不到预期的数量,则现有制度保持不变;如运行的非常成功,则由同属协议国和议定书的成员决定是否将此保护性条款加以修改或废除。的确,此条款在2007年10月的第38次马德里联盟大会上被正式通过修改。[17]现在看来当时把修改该条款的特殊权利保留给马德里联盟层面而非是外交会议层面是非常明智的,因为通过后者修法的程序复杂且难度是非常之大的。[18]
 
5)申请语言的不同
 
马德里协议规定申请国际注册商标只允许用法语一种语言,除了其它原因外,这一定程度上是基于历史上人们认为法语是一种相对比较严谨的语言的原因。的确,据WIPO资深的专家先容,在英语被允许使用作为注册的工作语言的当初阶段,一些原属局在递交申请表格时确实产生很多用词模糊,不准确而需要WIPO审查员用法语翻译后加以确认的情形。话说回来,申请语言看似是一个简单的事情,然而它的确是使很多英语为母语的国家对马德里体系望而却步的原因之一。因此,加入马德里议定书的成员国可以选择使用三种语言之一申请商标的国际注册,即英语、法语和西班牙语。同时协议书规定原属局可以让商标申请人在三种语言中作出选择。[19]
 
以上部分是对马德里体系的最新发展作了一个简单概括先容及马德里协定书和议定书的一些实质性区别。本文章下半部分除了先容协定书和议定书其它一些主要是程序方面的区别外,将重点分析马德里体系中已经发生和正在讨论要修改的若干法律热点问题。
 
 [孔嘉,新葡jing娱乐合伙人(上海),中国人民大学法学院法学博士]


[1] 见WIPO website: www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
[2] 目前只有阿尔及利亚和塔吉克斯坦两国属于纯协定国成员。其中,塔吉克斯坦议会已于2011年1月12号批准加入议定书,但尚未按照议定书第14款履行程序递交申请加入的手续,法律上讲议定书尚未在该国生效。因此它目前还被归类为纯协定国成员。
[3] 见议定书第2款 (2)。
[4]   See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.4
[5]   参见白显月:“为什么美国企业对马德里体系敬而远之”,【电子常识产权】2006.5 p. 53
[6] 见议定书第2款(1)
[7] 见协定书第 3款 (4) 和5 (2).
[8] 事实上,根据议定书第5款(2) (c)规定,在特定条件下,如果驳回理由是基于第三方可能提出异议,则驳回通知甚至可以在18个月后发出。但前提是被指定缔约方必须在18个月期满前知会国际局有第三方提出异议的可能。同时,驳回申请必须在提出异议期限届满后一个月内但最长不能超过异议期开始后七个月内发出,以两个期限之一先到期限为准。
 
[9]遗憾的是条文中没有明确规定如成员国不尽此义务将要承担什么法律后果。即缺乏实行此条款约束力的规定。
[10] 见附件1。
[11] 见协定书第8款(2)。自2008年9月1日起,附件费和补充费由73瑞郎增加到100瑞郎。
[12] See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.11
 
[13] 见最新的议定书国家标准收费表(截止到2011年3月3日)可登陆WIPO网站:www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/ind_taxes.html
[14] 见议定书第8款(7)。
[15]即若一个商标国际申请的原属国和该商标申请延伸的被缔约国同属马德里协议和马德里议定书的“双边双料协约国”时,则适用马德里协议的约定而非马德里议定书。
[16] See Nadine Jacobson “Essentials of Madrid Protocol Practice”, Practicing Law Institute, 2003 p.4
[17]这也是本人在下面将要重点讨论的法律热点问题之一。在此就不展开讨论了。
[18] 在议定书中,此种情况不多见。还有另外一个关于对驳回时间的条款的修改权利放在马德里联盟层面。见第5款 (2) (e)。
[19] 见议定书第16款和共同纲领第6条。


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