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2016 08-25

与以色列企业进行跨境技术转移项目的风险防范要点

■上海办公室 方诗龙

      以色列是一个以创业闻名的国度,其在军事科技产业、生物医药、计算机、农业工程等方面的科技质量绝对居世界前沿水平。而且,以色列人做科技创新并不喜欢以做大、做强为目标,很多科技成果在中期甚至早期稍为成熟之后就转让给他人了,然后以色列人又会投入新的研发中。而中国人、中国企业家一直喜好做大、做强,于是,富裕起来的中国企业自然而然就会盯上以色列人的科技成果,越来越多的中国企业家也喜欢到以色列去“淘金”,中国与以色列之间的跨境技术转移项目这几年也就呈几何级增长。由于机缘巧合的关系吧,笔者已经经办了好几起中国企业与以色列企业之间的跨境技术转移项目,笔者明显感受到了以下趋势:

      1. 技术标的的成熟度越来越趋向早期。笔者两周前刚签约的一个交易就是一家中国民营企业购买一家小型以色列医药企业尚处于临床二期阶段的一项医药技术,这不能不说中国企业家的风险承受度越来越高;

      2. 跨境技术转移的形式从早期的技术出资到现在以技术转让、技术许可为主,形式上越来越简单、直接;

      3. 技术估价越来越高、交易额越来越大,以色列人甚至全世界人现在都知道中国企业很有钱,都盯上中国企业的钱包了。

      以上一些商务、技术因素不是大家法律人士的关注焦点。本人侧重从法律风险控制的角度谈谈如何与以色列企业做好跨境技术转移项目。

 

      一、技术转移合同的生效要件

      以色列政府从国家政策上十分支撑创业、创新,所以很多技术项目都获得过以色列政府的资助。以色列国家有法律规定,凡是获得过政府资助的技术项目,对外的技术转移合同要获得政府审批才能生效,审批机关为以色列经济部下属的首席科学家办公室(Office of the Chief Scientist of the Ministry of Economy of the State of Israel);而未获得过以色列政府资助的技术项目,合同双方可自由约定合同生效要件。据以色列律师先容,对需要以色列首席科学家办公室批准才生效的技术转移合同,首席科学家一般也都会批准的,只要技术转让方(以色列企业)向首席科学家缴费即可(以色列政府通过这种方式收回前期的技术资助),但缴费是根据个案确定的。对作为技术受让方的中国企业而言,这就要首先控制好跨境技术转移合同的生效风险:

      1. 首先要核查技术转移合同的生效要件,到底是批准生效还是签字后即行生效;

      2. 对批准生效的技术转移合同,要避免技术转让方与以色列首席科学家办公室之间关于费用商议的时间过长,要设法督促技术转让方早日获得以色列首席科学家办公室的批准;

      3. 在以色列首席科学家办公室给出批准同意之前,作为受让方的中国企业行动不要过早做项目实施工作,首笔付款最好也是在合同生效之后才支付。但是,以色列企业有可能会请求受让方在合同签约之后即行支付首笔费用(要向首席科学家办公室支付费用也是原因之一)、并承诺如果技术转移合同不被批准的话会全额退款。在笔者看来,这一点是可接受的,风险是可控的,因为以色列企业的诚信度是相当高的。至于有些中国企业老板非常担忧以色列企业在技术合同签字之后、生效之前会将技术再转让给其它人,这在笔者看来也是完全没必要的,因为如前所述,以色列企业的诚信度是相当高的,基本上不会在技术合同已签字但还没生效之前再转让给第三方;再者,跨境技术转移项目一般都要经过漫长的跨境调查、谈判时间(少则半年左右),技术合同的审批生效时间一般也就3-4周时间,这么短的时间内基本上是无法再完成一个新的跨境技术转移项目的,所以中国企业老板的这点担忧是一种基于中国国情的过分焦虑,在与以色列企业的跨境交易中大多数情况下是没必要的。

 

      二、技术转移的方式及附随合同

      跨境技术转移,从权利获得方式上可分为技术转让、技术许可,广义上也包括技术出资(如前所述,技术出资有减少的趋势)。技术转让、技术许可又分为全球范围的权利转让或许可、中国区域的权利转让或许可,因为常识产权都是有地域性,理论上完全可以分割处置的。但如果是专有技术(know-how),而且中国区域与全球其他区域作不同的分割转让,会带来不少操作上的麻烦,要谈判的条款就会更多。因此,作为中国企业的企业老板,首先要懂得技术转让与技术许可的差别,更要懂得地域的限制范围。我曾经碰到一个中国企业,与以色列企业签署了一个意向书(Letter of Intent)【签意向书时一般都还没聘用律师】,老板以为是自己买下了这项技术,但大家律师一看只是拿下了中国区域的独家许可权(独家许可与技术受让还是有很多差别的)。尽管意向书不是一个有约束力的法律文件,但这种大的模式更改在后期的项目谈判中是非常困难的,因此大家总是建议中国企业在签意向书之前就要聘用好律师,让律师去审查法律文件,哪怕只是一个意向书。当然,这里面也有学问的差异,中国企业老板通常认为没约束力的意向书可以先签、有问题以后再谈;而外国企业的诚信度很高,意向书一旦签署,只会有细节的磋商和完善,大的模式更改外国企业是不愿意再谈的,因为他们认为已经谈过了并签字了,尽管他们也知晓意向书是一个没约束力的法律文件。总结这里,大家提醒中国企业老板要关注两点:

      1. 能签署技术转让合同的就尽量不要签署独家许可合同;

      2. 关注全球大市场,不要只关注中国区域,要有先拿下全球市场再分区域处置的视野和决心。

      当然,上述两点跟交易额、跟预算都是密不可分的,但有的时候也不完全是钱的事情,因为站在技术出让方的角度,有时候一次性的全球转让更容易操作、也减少麻烦,所以有时候只需要增加一点点钱就可以拿下全球范围的技术转让,为何不再前进一小步呢?

      无论是技术转让合同还是技术许可协议,技术的准确实施是技术转移项目最后的落脚点。而技术实施中技术让与方的协助、支撑又往往是项目实施中的关键点之一。这一点上,中国企业老板们在实务中通常都控制得挺不错,与外国工程师们都能保持密切、融洽的关系。但作为律师,大家通常还是建议双方要另外签署一个技术转移协助或服务合同,把跨境技术服务的内容、方式、人员、响应时间、资料、成本承担等能约定清楚的都尽量约定清楚,避免项目不成功时双方产生争议。因此,一个技术服务合同通常是跨境技术转移项目必不可少的附属合同。

      另外,随着中国企业经济实力的增长,中国企业在购买以色列企业技术的同时,往往会再同时购买以色列企业的部分股权,甚至要求在以色列企业董事会席位中占有一个席位,这会更进一步增加与技术让与方的紧密关系,增强技术转移项目的实施保障,也为后续技术转移项目奠定基础,这一点也是值得鼓励,尤其是在一些大额、长期的技术转移项目中,一个单独的股权购买协议也是技术转移项目成功的保障之一。因此,整个交易架构的构建与合同的设计就是整个项目前期非常必要的准备工作了。

 

      三、技术转移合同中保证条款的控制

      无论技术转让还是技术许可,作为技术受让方,中国企业通常都要求技术出让方做一系列的承诺与保证,中国《合同法》的技术合同一章及《技术进出口条例》对此也都有一系列的明确规定。但是跨境的技术转移合同不一定会选择中国法作为准据法,很多以色列企业家及以色列律师都在英美法系接受过系统训练,因此,这里面产生了很多法律体系到合同保证条款上的冲突。限于篇幅,在此列举三点:

      1. 无论中国《合同法》第349条还是《技术进出口条例》第25条,都要要求“技术进口合同的让与人应当保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标”。而依据笔者的谈判经验,这一点的承诺和保证,所有的外国技术让与方几乎都不保证这一点,因为技术资料是复杂的,没办法保证“完整、无误”;另外,影响技术转移项目成功实施的外在因素实在太多,包括原料甚至水、空气等,故技术项目无法保证“有效”、也无法保证“能够达到约定的目标”。实践中,很多中国企业已经理解并接受放弃要求外国技术让与方做这一点的承诺与保证;

      2. 不侵权的保证和赔偿条款(indemnification clause)。中国《技术进出口条例》第24条明确规定“技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,侵害他人合法权益的,由让与人承担责任”。实践中,作为技术让与方的外国企业通常以海量专利、无法穷尽为由,给出的保证条款往往是“就技术让与方所知,截至合同签署日,让与的技术并没有侵犯第三方已经公布的专利权”。仔细琢磨文字表述,这样的保证条款明显太弱。大家通常建议作为技术受让的中国企业在这一点要保持强势地位,要求一个完全的、充分的不侵权保证及赔偿条款,不能附加更多的限制条件;

      3. 在技术许可合同中,技术许可方通常要求被许可方保证“不要挑战专利的有效性”,并设置了高额的赔偿甚至合同终止条款。这样的约定条款在英美法下通常被认为是有效的(技术许可方一旦获悉技术,再去挑战专利的有效性从而免除技术许可费的支付是明显违反诚实信用原则的)。而中国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的说明》已经明确规定,这种情形构成“非法垄断技术、妨碍技术进步”,属于无效条款。依据大家的经验,在合同谈判中只要中国企业搬出最高人民法院的司法说明,外国的技术让与方也能同意从技术转移合同中删除禁止挑战专利有效性的条款,尽管外国企业认为中国最高人民法院的规定是明显不合理的。

      跨境技术转移项目中,要控制的法律风险点还很多,这背后其实是民族学问、法律制度的差异。这些差异促使中国企业在走向海外市场要更多理解、学习外国当地的语言、学问、宗教、法律等。所以,本文总结的一些法律风险控制要点,也可以适用于在全球其它地方进行的技术转移项目。

 

                                                                                                    【方诗龙:新葡jing娱乐合伙人(上海)】



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